07.02.2010 10:43

OLG Frankfurt am Main: Patentanwaltskosten bei Abmahnungen nur ausnahmsweise erstattungsfähig

Bei markenrechtlichen Abmahnungen sprechen die Gerichte üblicherweise unter Verweis auf § 143 Absatz 3 MarkenG dem Abmahner auch einen Anspruch auf Kostenerstattung wegen Patentanwaltsgebühren zu. Danach verdoppelt sich der Gebührenerstattungsanspruch meist, ohne das der Patentanwalt mehr getan hat, als die Abmahnung zu lesen.

Das OLG Frankfurt hat jetzt klargestellt, dass § 143 MarkenG auf die Erstattungsfähigkeit von vorprozessualen Patentanwaltskosten nicht anwendbar ist. Es schliesst sich ausdrücklich auch den Erwägungen des Oberlandesgerichts Düsseldorf im Urteil vom 30.10.2007 - I-20 U 52/07 – an.

Anwaltskosten in Markensachen sind Markensachen sind nicht grundsätzlich erstattungsfähig. Es muss im Einzelfall geprüft werden, ob sie notwendig waren. Etwas anderes kann auch nicht für Patentanwaltskosten gelten. Denn andernfalls wären in Kennzeichenstreitsachen die durch die Einschaltung eines Patentanwalts entstandenen Kosten unter leichteren Voraussetzungen zu erstatten als die durch die Einschaltung eines Rechtsanwalts entstandenen Kosten. Für eine solche Privilegierung der patentanwaltlichen gegenüber der anwaltlichen Tätigkeit ist kein Grund ersichtlich.

Zwar sind – wie bereits erwähnt – in Kennzeichenstreitsachen an die Erforderlichkeit der Mitwirkung des Patentanwalts für die Abmahnung keine zu hohen Anforderungen zu stellen. Auf der anderen Seite reicht es aber nicht aus, dass sich die Tätigkeit des Patentanwalts darauf beschränkt, etwa die vom Anwalt vorgenommene markenrechtliche Bewertung zu überprüfen; denn zu dieser rechtlichen Bewertung muss ein Rechtsanwalt auch ohne die Hilfe eines Patentanwalts in der Lage sein. Die ergänzende Zuziehung eines Patentanwalts kann vielmehr nur dann als erforderlich angesehen werden, wenn dieser Tätigkeiten übernommen und ausgeführt hat, die – wie etwa Recherchen zum Registerstand oder zur Benutzungslage – in das typische Arbeitsfeld des Patentanwalts gehören. Insoweit können die gleichen Grundsätze gelten wie bei der Frage, unter welchen Voraussetzungen Patentanwaltskosten in Wettbewerbssachen im Rahmen von § 91 I ZPO erstattungsfähig sind (vgl. hierzu Senat, Beschl. v. 20.9.2006 – 6 W 185/06; OLGR 2007, 147).

OLG Frankfurt am Main, Urteil vom 12.11.2009, 6 U 130/09