Patentanwaltskosten sind nicht erstattungsfähig wenn ein Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz die Abmahnung verfasst hat.

Von: RA Jens Liesegang

Nach Auffassung des BGH sind die Kosten eines Patentanwaltes - wie auch die eines Rechtsanwaltes - für eine Abmahnung wegen Markenverletzung nur dann zu erstatten, wenn die Tätigkeit notwendig war. Für die zusätzliche Tätigkeit eines Patentanwaltes braucht es einen triftigen Grund, damit sie notwendig war. Allein die Tatsache, dass ein Rechtsanwalt beauftragt werden musste rechtfertigt nicht die zusätzliche Einschaltung eines Patentanwaltes, wenn der Rechtsanwalt allein in der Lage ist, die markenrechtliche Sache zu lösen.

Notwendig war die Einschaltung des Patentanwaltes, wenn der Patentanwalt dabei Aufgaben übernommen hat, die - wie etwa Recherchen zum Registerstand oder zur Benutzungslage - zum typischen Arbeitsgebiet eines Patentanwalts gehören.

Es reicht aber nicht aus, dass der Patentanwalt einfach diese Aufgaben übernommen hat. Der Rechtsanwalt allein muss nicht in der Lage gewesen sein das zu tun.

Die Einschaltung des Patentanwaltes ist jedenfalls dann nicht erforderlich, wenn der Rechtsanwalt Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz ist. Mit diesem Fachanwaltstitel ist der Anwalt ausreichend qualifiziert um die Angelegenheit auch ohne Patentanwalt zu lösen. Die zusätzlichen Patentanwaltskosten sind in einem solchen Fall nicht erstattungsfähig.

BGH Urteil vom 105.2012, I ZR 70/11, Kosten des Patentanwalts IV